La Cour de cassation rappelle régulièrement les modalités d’appréciation de la contrefaçon en droit des marques. A cet égard, dans une affaire de grands crus, la Cour de cassation a rendu une décision intéressante le 6 septembre 2016 (Cass. com., 6 septembre 2016, n°14-25.692).

En l’espèce, la société Château Beychevelle, exploitant un domaine viticole bordelais du même nom, est titulaire de deux marques semi-figuratives « Château Beychevelle », l’une française, l’autre communautaire, déposées respectivement en 1997 et en 1998 et désignant toutes deux des « vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Beychevelle ».

Elle assigne en contrefaçon la société CGM Vins, qui commercialise également un vin de Bordeaux sous l’appellation « Château Les Eyraux ».

Les deux étiquettes se présentent comme suit :

Constatant des similitudes évidentes entre ces deux présentations, la société Château Beychevelle reproche à CGM vins la reprise des éléments figuratifs de ses propres marques et agit donc sur le double fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.

Déboutée en première instance, puis en appel, la société Château Beychevelle forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation lui donne cette fois raison, énonçant au visa de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle que le risque de confusion doit s’apprécier au regard d’un consommateur moyen dans la catégorie de produits en cause, « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Ce premier moyen de cassation portant sur la contrefaçon de marque est le plus instructif, car la Cour y rappelle la manière dont le juge doit apprécier le risque de confusion. Pour en comprendre l’intérêt, il convient de revenir au jugement de première instance et à l’arrêt d’appel.

Le Tribunal de grande instance (TGI) avait débouté la société Château Beychevelle en opérant une analyse des éléments dominants des deux marques semi-figuratives en cause (TGI Paris, 17 octobre 2013, n°12/08104). Partant de l’élément verbal qu’il estimait dominant, il avait conclu que l’attention du consommateur serait portée sur l’appellation plutôt que sur le drakkar figurant sur l’étiquette de la bouteille de vin. Plus encore, il avait souligné que l’élément figuratif faisait intégralement partie du dépôt de la marque appartenant à Château Beychevelle, et ne pouvait à ce titre bénéficier d’une protection autonome. Sur ce point, il avait précisé que l’article 6 bis de la Convention de Paris ne pouvait s’appliquer en l’espèce, puisqu’il ne bénéficie qu’aux marques notoirement connues.

Il est intéressant de souligner que l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) avait, peu de temps après ce jugement, confirmé la décision du TGI, en rejetant l’opposition formée par la Société Château Beychevelle à l’encontre de la demande de marque Château Les Eyraux (opposition 13-4912, SC Château Beychevelle c/ Vignoble Malpertuis). L’INPI s’était précisément fondé sur les mêmes considérations que les juges de première instance, estimant que les éléments verbaux des deux marques semi-figuratives étaient suffisamment distincts pour éviter tout risque de confusion.

La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 27 juin 2014, avait par la suite confirmé en tout point le jugement du TGI, en se fondant sur l’appréciation du risque de confusion par rapport à l’élément distinctif dominant de la marque, à savoir l’appellation Château Beychevelle. Peu importait alors que les drakkars soient effectivement similaires, puisque le consommateur ferait son choix à partir de l’appellation et non de l’élément figuratif de l’étiquette. Les juges du fond avaient en cela repris une ligne jurisprudentielle déjà suivie, consistant à disséquer la marque semi-figurative pour en extraire l’élément dominant (v. not. CA Paris, 19 juin 2013, n°12/07569).

Plus encore, la Cour d’appel avait axé son analyse sur une catégorie spécifique de consommateurs, retenant pour son analyse des consommateurs « connaisseurs des grands crus ». Son raisonnement aboutissait donc logiquement à considérer qu’il n’y avait pas de risque de confusion.

Cette décision n’était pourtant pas satisfaisante au regard de la sécurité juridique et il est heureux que la Cour de cassation ait censuré l’analyse des juges du fond. En effet, l’appréciation du risque de confusion au vu du seul élément distinctif dominant, en l’occurrence l’élément verbal, réduisait à néant l’intérêt du dépôt des marques semi-figuratives. Ce raisonnement obligeait de fait les titulaires à déposer leur logo en plus de leur marque semi-figurative, sous peine de ne pouvoir s’opposer à la contrefaçon de l’élément figuratif de leur marque dès lors que celui-ci n’était pas considéré comme l’élément dominant.

La solution n’est pas nouvelle (v. not. Cass. com, 26 novembre 2003, n°00-18.047) mais la Cour de cassation, en revenant à l’analyse classique du risque de confusion par rapport à l’impression d’ensemble de la marque, rétablit un critère essentiel du risque de confusion en évitant une dérive dangereuse pour la sécurité juridique.

Malgré cette décision bienvenue, on ne peut que recommander aux titulaires de marques semi-figuratives de protéger leur logo en plus de leur marque semi-figurative afin de renforcer sa protection.

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Clotilde Patte, juriste, droit de la propriété intellectuelle