La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 20 septembre 2017 un arrêt intéressant sur l’appréciation du risque de confusion entre des marques individuelles et des marques collectives désignant une provenance géographique (CJUE, 20 septembre 2017, affaires jointes C-673/15 P à C-676/15).

« The Tea Board », l’organisme public indien titulaire des marques collectives communautaires « DARJEELING » enregistrées en classe 30 (pour du thé uniquement) s’était opposée à l’enregistrement par la société Delta Lingeries de quatre marques figuratives comportant le terme « DARJEELING » en classes 25, 35 et 38 (désignant notamment des sous-vêtements et des services de vente et promotion de sous-vêtements).

Les marques collectives de l’Union européenne sont des marques déposées par une association afin de distinguer les produits ou services de ses membres. L’une de leurs spécificités est que contrairement aux marques individuelles, elles sont susceptibles de désigner une provenance géographique. The Tea Board a ainsi pu enregistrer deux marques collectives « DARJEELING » pour désigner du thé provenant de la région éponyme du nord-est de l’Inde.

En l’espèce, les produits et services désignés par les marques déposées par Delta Lingeries étant très différents des produits désignés par les marques enregistrées par The Tea Board, cette dernière a cherché à démontrer que l’appréciation du risque de confusion devait être évaluée plus largement dès lors que ses marques collectives visaient une indication géographique. The Tea Board soutenait notamment qu’il existait un risque que le public pense que les produits, bien que très différents, avaient une origine commune en raison de ce que la marque désigne une provenance géographique.

Cependant, la CJUE rappelle que même si une marque collective de l’Union européenne vise une indication géographique, sa fonction essentielle demeure la désignation de l’origine commerciale collective des produits vendus sous la marque collective et non la garantie de leur origine géographique.

La CJUE affirme donc que « lorsque les signes en conflit sont, d’une part, des marques collectives et, d’autre part, des marques individuelles, la possibilité que le public puisse considérer que les produits et les services visés par les signes en conflit ont la même provenance géographique ne saurait constituer un facteur pertinent pour établir leur identité ou leur similitude ».

Ainsi, le fait que le public puisse rattacher les produits visés par les signes en conflit à des produits ou services d’une même zone géographique ne constitue pas un critère pertinent pour l’appréciation du risque de confusion entre une marque individuelle et une marque collective.

La comparaison des produits et services d’une marque individuelle et d’une marque collective désignant une provenance géographique doit donc s’effectuer selon les mêmes critères que ceux qui s’appliqueraient à la comparaison de deux marques individuelles.

Les marques collectives désignant une provenance géographique ne pourront donc pas se substituer aux indications géographiques protégées relevant d’un régime juridique distinct et dont la fonction est de garantir l’origine géographique de produits ou services. Les indications géographiques protégées sont donc susceptibles d’offrir une protection complémentaire et non substituable à celle conférée par les marques collectives désignant une provenance géographique.

Anne-Laure Villedieu, avocat associée, droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat, droit de la propriété intellectuelle