Sur le fondement de sa marque européenne « Combit », la société Combit Software avait agi en contrefaçon à l’encontre d’une société pour l’usage du signe « Commit » pour désigner des produits et services similaires, et demandé au Tribunal allemand saisi de prononcer une interdiction d’usage du signe litigieux sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne conformément à l’article 102 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Les juridictions allemandes considèrent que si un risque de confusion existe dans l’esprit du public germanophone, le même risque n’existe pas pour le public anglophone, ce dernier sachant reconnaître dans le signe contesté la contraction du préfixe « com » pour « computer » et « bit » pour « binary digit ». Par conséquent, la juridiction d’appel interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir s’il est possible, en présence d’un risque de confusion portant sur une marque européenne, de limiter géographiquement la portée de l’interdiction d’usage du signe litigieux en dépit de l’effet unitaire de la marque européenne.

Selon le principe disposé à l’article 1er du RMUE, « la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union : […] son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de l’Union », sauf disposition contraire du règlement.

La CJUE rappelle tout d’abord que le risque de confusion dans la partie germanophone de l’Union européenne conduit nécessairement à la violation du droit exclusif conféré par la marque concernée.

Toutefois, se fondant sur la solution qu’elle avait dégagée dans l’affaire DHL Express France (CJUE, 12 avril 2011, C-235/09, DHL Express France SAS c/ Chronopost SA), la Cour souligne que si le signe litigieux n’induit un risque de confusion que dans une partie de l’Union européenne et ce, notamment pour des questions de compréhension linguistique, le Tribunal doit limiter la portée territoriale de ladite interdiction. En effet, une interdiction totale, en l’absence de risque de confusion, reviendrait à aller au-delà du droit exclusif conféré par la marque (CJUE, 22 septembre 2016, C-223/15, Combit Software). Le Tribunal souhaitant limiter la portée de l’interdiction doit donc préciser quels sont les Etats membres qui sont exclus, la seule référence aux Etats membres « anglophones » n’étant pas suffisante.

Si cette décision semble infléchir le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit que d’une exception. Par conséquent, par principe, l’interdiction portera sur tout le territoire de l’Union européenne, à charge pour le défendeur de prouver que l’interdiction d’usage ne se justifierait pas dans certains Etats membres.

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Thomas Livenais, avocat en droit de la propriété intellectuelle