Un compositeur, auteur de paroles de chansons mettant en scène un enfant prénommé « Bébé Lilly », avait eu connaissance du dépôt par son producteur musical de ce nom comme marque, en France et dans certains pays étrangers. Estimant que ces dépôts revêtaient un caractère frauduleux et trompeur, il avait alors engagé une action en revendication à l’encontre de son ancien partenaire, sur le fondement des articles L.712-6 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette action après avoir relevé que l’intéressé ne justifiait pas de droits d’auteur sur la dénomination « Bébé Lilly » et qu’il ne démontrait pas en quoi la société productrice aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en déposant une marque portant sur un signe sur lequel il ne justifiait pas avoir de droits (CA Paris, 27 janvier 2015, n°12/15801).

La Cour de cassation va cependant infirmer l’arrêt d’appel au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en procédant à ces dépôts, la société Heben Music n’avait pas cherché à s’approprier la dénomination du personnage ‘Bébé Lilly’, privant ainsi M. Daroul de toute possibilité d’exploiter ce dernier dans l’exercice de son activité et de développer des Å“uvres le mettant en scène, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (Cass. com., 11 janvier 2017, n°15-15.750).

Il ne semble pas à la lecture de cet attendu, que la Cour de cassation se soit posé la question de la protection du titre Bébé Lilly par le droit d’auteur ni même de celle de sa propriété. Elle s’est placée sous l’angle plus général du lien qui peut exister entre une dénomination commerciale et la personne à laquelle cette dénomination commerciale est attachée dans l’esprit du public et de la fraude qui peut en résulter dès lors que ce lien est rompu.

Il est arrivé ces dernières années, que des personnes, en particulier des stylistes, ayant acquis une réputation sur leur nom et ensuite quitté, volontairement ou de manière forcée, l’entreprise qui poursuivait son exploitation, engagent des actions pour faire juger que n’étant plus en charge de la création des produits revêtus des marques concernées, celles-ci sont devenues trompeuses sur la paternité stylistique des produits qui en sont revêtus.

Interrogée à deux reprises sur la question, la Cour de justice a jugé tout d’abord, dans un arrêt du 30 mars 2006 (CJUE, 30 mars 2006, C-259/04), que la protection du consommateur qui justifie l’interdiction de l’usage d’une marque correspondant au nom d’une personne, notamment quand elle personnifiait à l’origine les produits qui la portaient, suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective dans des situations suffisamment graves, lesquelles sont extérieures à la marque elle-même.

En d’autres termes, en tant que telle, la marque ne peut être considérée comme étant de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance des produits qu’elle désigne (point 49). La tromperie ne peut résulter, le cas échéant, que des circonstances dans lesquelles elle est utilisée, comme lorsque le nouveau titulaire continue à mettre en avant la personne du créateur.

La même solution a ensuite été retenue par la Cour dans un litige relatif à la marque de l’Union européenne « ELIO FIORUCCI » devenue la propriété d’une société japonaise (CJUE, 5 juillet 2011, C-263/09 P). Selon la Cour, l’utilisation de marques constituées par un patronyme est une pratique diffuse dans tous les secteurs de l’économie et le public sait que derrière chaque marque patronymique ne se cache pas obligatoirement un styliste portant ce nom. Partant il ne saurait être déduit de la seule identité entre une marque et un patronyme que le public concerné pensera que la personne dont le patronyme constitue la marque a dessiné les produits qui la portent (point 30).

En France on se souvient qu’Inès de la Fressange avait essayé de faire interdire à la société portant son nom, dans laquelle elle ne jouait plus aucun rôle, l’usage de la marque patronyme composée de son nom, qu’elle avait apportée lors de la constitution de ladite société. Victorieuse en appel, elle avait succombé devant la Cour de cassation car, en sa qualité de cessionnaire de cette marque, elle était tenue d’une obligation de garantie contre le risque d’éviction. Son action avait donc été déclarée irrecevable (Cass. com., 31 janvier 2006, n°05-10.116).

Dans toutes ces affaires le signe contesté correspondait en totalité ou en partie à l’identifiant patronymique de celui qui invoquait le risque de tromperie. Toutefois, il nous semble que ce qui a été jugé pour le nom patronymique devrait à plus forte raison s’appliquer à une expression telle que Bébé Lilly pour laquelle le lien avec la personne qui l’a fait connaître est bien plus difficile à établir. En effet, sans un lien entre le signe et la personne il ne saurait y avoir tromperie au sens de l’article L. 711-3, sous c) du CPI.

Ce sera le rôle de la Cour de renvoi d’examiner ce point.

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle