Dans cette affaire, la société Meccano, titulaire de la marque du même nom désignant notamment les jeux et jouets de la classe 28, avait poursuivi l’éditeur de l’hebdomadaire Le Point en responsabilité, pour avoir utilisé à plusieurs reprises, le terme « meccano » comme un nom commun signifiant un système d’assemblage. Ces agissements étaient, selon le titulaire de la marque, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (devenu l’article 1240) car de nature à diluer le pouvoir distinctif ainsi que « les valeurs fortes de la marque ».

La cour d’appel de Paris avait accueilli la prétention au motif « que le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe ‘MECCANO’ peut être employé de manière usuelle et généralisée […] Un tel usage, qui diffuse de manière réitérée, dans le contexte d’articles certes ponctuels mais très divers, dans des tournures de style, le terme ‘meccano’ ou plus généralement ‘Meccano’ sans veiller à ce qu’indication soit faite qu’il s’agit d’une marque déposée, au détriment des droits de propriété intellectuelle de la société meccano, ne répond à aucun but légitime, ni besoin nécessaire d’expression en matière de presse ; qu’il renvoie, au contraire, fautivement à l’idée d’un signe conceptualisant tout type de produits d’un même genre, ce qui est par nature préjudiciable au titulaire de la marque, le caractère distinctif de cette dernière résultant de la perception qu’en a le public » (CA Paris, 21 octobre 2014, n°13/08736).

La Cour de cassation censure cette décision au motif que l’usage fait par les défendeurs du signe « MECCANO » n’était pas un usage en tant que marque pour désigner les fameux jeux de construction mais à titre de métaphore. Partant il ne pouvait pas avoir pour conséquence d’entraîner la dégénérescence de la marque (Cass. com., 1er mars 2017, n°15-13.071). La solution retenue ne s’impose pas d’elle-même c’est pourquoi l’arrêt de la Cour de cassation mérite quelques commentaires.

La déchéance pour dégénérescence des droits sur la marque est une sanction relativement récente. Elle a été introduite par l’article L.714-6, a) du Code de la propriété intellectuelle lequel transpose en droit français l’article 12, paragraphe 2 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques. Il s’agit en quelque sorte, de l’état extrême de la renommée : la marque a connu un tel succès qu’elle est devenue la désignation générique du produit dans l’esprit du public. De nombreux termes passés dans le langage commun, comme frigidaire, pédalo ou encore fermeture éclair, étaient à l’origine des marques.

Pour son titulaire les conséquences sont d’une exceptionnelle sévérité puisqu’il se voit ainsi privé de son droit exclusif. C’est pourquoi, pour que la dégénérescence soit reconnue, il faut qu’elle soit la conséquence d’un comportement imputable au titulaire soit qu’il utilise lui-même sa marque de manière descriptive soit qu’il tolère son usage par d’autres. Gardien de son patrimoine, le titulaire de la marque est tenu d’une obligation de vigilance afin de s’assurer que le public et les concurrents sont avisés que le signe est son bien propre. Si tel est bien le cas, le protection du droit de marque doit continuer à lui bénéficier (CJUE, 27 avril 2006, C-145/05, point 19).

L’arrêt de la Cour de cassation est particulièrement intéressant et tout à fait rassurant pour les titulaires de droits, car il définit les actes susceptibles d’entraîner la perte du droit exclusif à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Il doit s’agir d’un « usage […] portant atteinte à la marque ».

Selon la Cour de justice (CJUE,12 novembre 2002, C-206/01, Arsenal), pour qu’il soit de nature à porter atteinte à une marque, l’acte incriminé doit remplir quatre conditions :

• il doit s’agir de l’usage d’un signe identique ou similaire susceptible de prêter à confusion avec la marque enregistrée ;
• cet usage ne doit pas avoir été autorisé par le titulaire de cette marque ;
• il doit intervenir dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le cadre d’une activité commerciale ;
• et enfin il doit s’agir d’un usage pour des produits identiques ou similaires à ceux couverts par cette marque.

En d’autres termes, le titulaire d’une marque ne peut interdire « tout usage » du signe, mais uniquement ceux qui ont pour objet de distinguer des produits ou services ou pour en assurer la promotion.

Manifestement cette condition faisait défaut en l’espèce.

En effet, en utilisant le terme « meccano » dans différents articles, l’éditeur de la revue faisait certes un usage non autorisé dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque « MECCANO », mais cet usage n’avait pas pour objet d’identifier un produit ou service quelconque. Ainsi, ces actes ne sont pas de nature à faire perdre à la marque son caractère ou à la faire devenir un bien commun. Cela devrait rassurer les titulaires de grandes marques telles que « Google » ou « Xerox » souvent utilisées par le public de manière générique.

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle