Dans cette affaire, la Cour de justice était saisie d’une demande portant sur l’interprétation de l’article 22, point 4, du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CJUE, 5 octobre 2017, C-341/16).

Le 7 septembre 1979, une société allemande détenue par M. Helmut Knipping a fait enregistrer la marque Benelux KNIPPING (ci-dessous) auprès du Bureau Benelux des Marques. A son décès en 2003, Mme Prast-Knipping se présentait comme seule héritière à son inscription en tant que titulaire de cette marque.

La société Hanssen est quant à elle titulaire de la marque KNIPPING en couleurs n°684 756 suivante :

Cette société conteste le transfert de la marque de M. Knipping à son titulaire actuel. En effet, cette marque avait fait l’objet de plusieurs transferts avant le décès de M. Knipping. De ce fait, elle ne faisait plus partie du patrimoine de celui-ci à son décès.

Le différend n’ayant pu être résolu à l’amiable, Hanssen a intenté une action devant le Landgericht Dusseldorf à l’encontre de Mme Prast afin de la contraindre à renoncer à la marque litigieuse.

S’interrogeant sur sa propre compétence pour trancher le litige au regard de l’article 22, point 4 du règlement n°44/2001, la juridiction allemande décide de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de Justice. Le point était de savoir si une action telle que celle intentée par Hanssen concerne un litige « en matière d’inscription ou de validité des marques » au sens de ce texte. En substance, dans quelle mesure ce texte s’applique-t-il également aux litiges visant à déterminer si une personne a été inscrite à juste titre en tant que titulaire d’une marque d’un Etat membre ?

En 1983, la Cour avait jugé que la notion de litige « en matière d’inscription ou de validité des titres de propriété intellectuelle », constitue une « notion autonome » destinée à recevoir une application uniforme dans tous les États membres (CJUE, 15 novembre 1983, affaire C-288/82). Dans un autre arrêt, la Cour affirmait que les dispositions qui imposent une compétence judiciaire exclusive, telles que celles de l’article 22, devaient être interprétées strictement, dès lors qu’elles ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et peuvent, dans certains cas, conduire à une situation dans laquelle les parties sont attraites devant une juridiction qui n’est la juridiction du domicile d’aucune d’entre elles (CJUE, 12 mai 2011, affaire C-144/10).

L’article 22 réserve les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un titre de propriété intellectuelle aux juridictions qui ont une proximité matérielle et juridique avec le registre, ces juridictions étant les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels la validité du titre, voire l’existence même de son dépôt ou de son enregistrement, est contestée.

En matière de brevets, la Cour a déjà décidé que lorsque le litige ne porte ni sur la validité du brevet ni sur l’existence du dépôt ou de l’enregistrement de celui-ci, il ne relève pas de la notion de litige « en matière d’inscription ou de validité des brevets » et échappe, par conséquent, à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le titre a été enregistré (CJUE, 13 juillet 2006, C-4/03).

Le litige en cause, qui ne comporte aucune contestation de l’enregistrement de la marque en tant que telle ou de la validité de celle-ci est étranger, tant aux termes « en matière d’inscription ou de validité des marques » figurant à l’article 22, qu’à l’objectif de cette disposition.

Partant, la Cour de justice répond à la juridiction allemande « qu’un litige, tel que celui en cause au principal, qui porte uniquement sur la question de savoir qui doit être considéré comme étant le titulaire de la marque en cause ne relève pas de l’article 22, point 4, du règlement no 44/2001 ».

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle