La société Tommy Hilfiger, ayant constaté que des marchandises contrefaisantes étaient commercialisées dans un marché tchèque, a assigné la société gérante du marché aux fins d’injonction de faire cesser ces activités. Saisie du litige, la Cour suprême tchèque a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle visant à déterminer si le droit national, transposition du droit de l’Union européenne en la matière, était susceptible de permettre une telle action.

En effet, l’article 11 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 dispose que « les Etats-membres veillent […] à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Le droit tchèque – comme d’ailleurs le droit français, par l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle– a transposé cette mesure en reprenant cette notion d’ »intermédiaire ». La question se posait donc de savoir si un loueur d’emplacements sur un marché pouvait recevoir cette qualification.

La CJUE (CJUE, 7 juillet 2016, C-494/15) répond positivement. Ce faisant, elle confirme la solution retenue dans un de ses arrêts antérieurs, auquel elle fait d’ailleurs expressément référence et qui avait conduit à qualifier eBay d’intermédiaire, pour la mise à disposition d’espaces de commercialisation en ligne à des vendeurs s’adonnant à des pratiques illégales (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09). La Cour indique en effet que « la circonstance que la mise à disposition de points de vente concerne une place de marché en ligne ou une place de marché physique, telle que des halles de marché, est sans incidence ». Pourtant, d’autres éléments, passés sous silence, auraient pu conduire à nuancer cette analyse :

• le mode de rémunération du loueur (par un loyer fixe dans un cas, des commissions indexées sur les ventes dans l’autre) ;
• la mise à disposition ou non des outils techniques permettant la conclusion des ventes contrefaisantes (portail Internet, pourvu de moyens de paiement, et référencement incluant des éléments faisant directement référence à la marque contrefaite, dans le cas de la vente en ligne) ;
• le régime de responsabilité spécifique de l’hébergeur, de l’éditeur ou du fournisseur d’accès, dans le cadre des ventes en ligne.

Admettons, néanmoins, que la notion d’intermédiaire soit entendue largement. On peut alors s’interroger sur la possible responsabilité des gestionnaires de centres commerciaux, des franchiseurs et de tous les fournisseurs de services qui concourent, sans le savoir, à l’action en contrefaçon. Il était d’ailleurs question dans l’arrêt de savoir si un fournisseur d’électricité ne pouvait pas, lui aussi, être qualifié d’intermédiaire. Question que la Cour a écartée sans la trancher (considérant 28).

Le débat a d’autant plus d’acuité que les mesures susceptibles d’être prescrites peuvent être lourdes. La Cour estime que ces injonctions « ne doivent pas être excessivement coûteuses et ne doivent pas non plus créer d’obstacles au commerce légitime » et qu’il « ne saurait non plus être exigé de l’intermédiaire qu’il exerce une surveillance générale et permanente de ses clients ». Pourtant, au cas d’espèce, les contrats de location conclus entre le loueur et les commerçants soulignaient expressément les obligations légales auxquelles sont soumis ces derniers et, particulièrement, le respect des droits de marque et des droits d’auteur. En outre, une brochure rappelant que la contrefaçon est interdite et qu’elle peut conduire à la résiliation du bail était systématiquement distribuée. Ces mesures s’avéreront-elles suffisantes ou les demandes d’injonction formées en l’espèce (résiliation des contrats de location, refus de signer de nouveaux contrats avec des commerçants déjà condamnés pour des actes de contrefaçon et publication d’excuses par voie de presse) pourraient-elles malgré tout être accueillies ?

Seuls les juges du fond pourront en décider et c’est de leur interprétation que dépendra véritablement la portée de cet arrêt. De quoi inspirer les requérants dans les actions contentieuses à venir, sans garantie de succès.

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.